Directive marque

La première directive du Conseil tendant à rapprocher les législations des États membres sur les marques a été adoptée le 21 décembre 1988 avant d'être abrogée et recodifiée à droit constant par la directive 2008/95 du 22 octobre 2008, qui a procédé à une harmonisation partielle des législations nationales sur les marques dans le domaine de la procédure - enregistrement, déchéance ou nullité des marques acquises par l'enregistrement (Dir. 2008/95, cons. 6) -, mais totale en ce qui concerne les questions essentielles relatives aux signes susceptibles de constituer une marque, les motifs qui permettent de refuser d'enregistrer ou d'annuler l'enregistrement d'une marque ou les droits conférés par la marque. La directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 refond la directive 2008/95 en vue de moderniser le système des marques de l'ensemble de l'Union et de réaliser une harmonisation encore plus poussée. Sa transposition doit s'effectuer, au plus tard, dans les trois ans, sauf en ce qui concerne la mise en oeuvre de la procédure de déchéance ou de nullité prévue à l'article 45 pour laquelle les États membres disposent d'un délai maximal de sept ans.

La directive s'applique, selon l'article 1er, aux marques de produits ou de services individuelles, collectives, de garantie ou de certification, qui ont fait l'objet d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement. Les marques acquises par l'usage sont exclues de son champ d'application.

Chaque juge national interprète le droit national des marques à la lumière des articles et considérants de la directive, telle qu'interprétée par le juge européen. La directive est elle-même interprétée par référence à l'Accord ADPIC, auquel l'Union est partie, et à la Convention de Paris de 1883 à laquelle les États membres sont parties. De nombreuses similitudes existent entre les dispositions du règlement sur la marque communautaire et la directive d'harmonisation. Pour cette raison, la jurisprudence particulièrement abondante rendue sur le fondement de ce règlement dans le cadre des recours formés contre les décisions de l'OHMI est utile à l'interprétation de la directive, même si elle ne crée aucune obligation d'interprétation conforme à la charge du juge national.

Auparavant, sous l'empire de la directive 2008/95, un signe était susceptible de constituer une marque s'il remplissait deux conditions cumulatives : constituer un signe susceptible, en soi, d'une représentation graphique et être propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. La directive 2015/2436 [../glossary/Glo202200000173] supprime l'exigence de représentation graphique et lui substitue une autre condition : le signe doit être représenté dans le registre d'une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet bénéficiant de la protection conférée à son titulaire. Pour ce faire, elle exige que le signe soit “représenté d'une manière claire, précise distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective”. La directive maintient en revanche la condition relative à la distinctivité du signe, qui ne doit pas s'apprécier par rapport à la nature même du signe, mais par rapport aux produits ou services qu'il a vocation à désigner. Le texte fournit une liste exemplative, non exhaustive, de signes susceptibles de constituer une marque : “les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, les couleurs ou les sons” (art. 3, dir. 2015/2436).

La nouvelle directive prévoit une liste de motifs de refus ou de nullité d'enregistrement (art. 4 et 5) : certains de ces motifs sont obligatoires et s'imposent aux États membres alors que d'autres sont facultatifs pour les États membres qui conservent, en outre, le pouvoir de maintenir ou introduire dans leur législation des motifs de refus ou de nullité liés à des questions qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive, telles que des conditions d'acquisition ou de conservation du droit sur la marque relatives à la qualité du titulaire, au renouvellement de la marque, au régime des taxes ou au non-respect des règles de procédure. La directive qualifie les motifs de nullité ou de refus énoncés à son article 4 d'absolus - ils peuvent être invoqués à tout moment et par toute personne intéressée -, à la différence des motifs figurant à son article 5, qui ne sont que relatifs, contre lesquels une opposition peut être formée.

Aux termes de l'article 4, sont ainsi refusés à l'enregistrement ou susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés :

- les signes qui ne peuvent en eux-mêmes constituer une marque;

- les marques i) dépourvues de caractère distinctif ou ii) composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci, ou iii) encore de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce, iv) ainsi que les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit, par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou par la forme qui donne une valeur substantielle au produit;

- les marques contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ou qui, à défaut d'autorisation des autorités compétentes, sont à refuser ou à invalider en vertu de l'article 6 ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle;

- les marques qui, en application de la législation de l'Union ou du droit national de l'État membre concerné, ou d'accords internationaux auxquels l'Union ou l'État membre concerné est partie, prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques, la protection des mentions traditionnelles pour les vins ou encore de spécialités traditionnelles garanties ;

- les marques qui consistent en une dénomination d'une variété végétale antérieure enregistrée conformément à la législation de l'Union, d'un État membre concerné, ou d'accords internationaux qui prévoient la protection des droits d'obtention végétale, ou la reproduisent dans leurs éléments essentiels, et qui portent sur des variétés végétales de la même espèce ou d'une espèce étroitement liée ;

- les marques indisponibles parce qu'elles sont identiques ou similaires à une marque antérieure.

Chaque État membre peut, en outre, aux termes de l'article 4, paragraphe 4, prévoir de refuser l'enregistrement, ou de déclarer nulle si elle est enregistrée, la marque :

- dont l'usage est interdit en vertu de sa législation ou d'une législation de l'Union, dans une matière autre que celle relevant du droit des marques;

- qui comporte un signe de haute valeur symbolique, et notamment religieux;

- qui comporte des badges, emblèmes et écussons autres que ceux visés par l'article 6 ter de la Convention de Paris et présentant un intérêt public, à moins que leur enregistrement n'ait été autorisé conformément à la législation de l'État membre par l'autorité compétente.

Par ailleurs, l'existence d'une marque antérieure protégée justifie le refus d'enregistrer un signe identique pour des produits ou des services identiques (art. 5, paragr. 1, a)). De même, un signe qui, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque, et de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts, crée un risque de confusion dans l'esprit du public avec une marque antérieure, est refusé à l'enregistrement (art. 5, paragr. 1, b)). A la différence des motifs de refus ou de nullité liés à l'absence de distinctivité ou à l'illicéité de la marque, classés parmi les motifs absolus à l'article 4 de la directive, le motif tiré de l'existence d'un droit antérieur, désormais qualifié de relatif, ne peut être invoqué que par le titulaire de l'antériorité. Parmi les motifs facultatifs, la directive prévoit aussi qu'un État membre peut retenir le refus d'enregistrement en cas de droits à une marque non enregistrée ou à un autre signe utilisé dans la vie des affaires acquis avant la date de dépôt de la demande de marque postérieure (art. 5, paragr. 4, a)).

Une législation nationale peut encore prévoir que le refus peut être opposé :

- lorsque l'usage de la marque peut être interdit en vertu d'un droit antérieur - droit au nom, à l'image, droit d'auteur ou de propriété industrielle - (art. 5, paragr. 4, b)) ;

- lorsqu'il existe au moment du dépôt, une marque enregistrée à l'étranger, qui continue d'y être utilisée, avec laquelle la marque dont l'enregistrement est demandé peut être confondue, lorsque cette demande est faite de mauvaise foi (art. 5, paragr. 4, c)).

Enfin, la directive prévoit deux nouveaux motifs relatifs et obligatoires de refus ou de nullité : aux termes de l'article 5, paragraphe 3, une marque est refusée à l'enregistrement ou susceptible d'annulation :

- lorsque son enregistrement est demandé par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans l'autorisation du titulaire, sauf si cet agent ou ce représentant justifie sa démarche ;

- lorsqu'une demande d'appellation d'origine ou d'indication géographique a déjà été introduite avant la date de la demande d'enregistrement de la marque et que cette appellation d'origine ou cette indication géographique confère à la personne autorisée le droit d'interdire l'utilisation d'une marque postérieure.

Avant même l'adoption d'un texte spécifique, la Cour de justice a précisé que le droit de marque a pour objet spécifique “notamment d'assurer au titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque, pour la première mise en circulation d'un produit, et de le protéger ainsi contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de cette marque”. Le droit de marque est soumis aux principes de spécialité et de territorialité. Conformément au principe de spécialité, le droit de propriété sur la marque ne vaut que pour les produits ou services désignés. Il ne protège pas le signe en lui-même, mais la relation d'identification que celui-ci entretient avec certains produits ou services particuliers. Conformément au principe de territorialité, la condition de première mise en circulation justifie que le titulaire ne puisse pas s'opposer au transit externe d'un produit par un tiers, celui-ci n'impliquant aucune commercialisation des marchandises dans l'EEE.

Du droit exclusif d'utiliser la marque découlent divers droits pour son titulaire aux termes de la directive Marque [../glossary/Glo202200000173] (art. 10) :

- Celui d'interdire l'usage par un tiers, dans la vie des affaires, d'un signe identique à la marque pour des produits ou un services identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée (art. 10, paragr. 2, a)). La directive liste les exemples d'usages susceptibles d'être interdits : (a) apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement, (b) offrir les produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à ces fins, ou offrir ou fournir des services sous le signe, (c) importer ou exporter le produit sous le signe, (d) faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale (e) utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité ou (f) faire usage du signe dans les publicités comparatives d'une manière contraire à la directive 2006/114 (art. 10, paragr. 3).

- Celui d'interdire l'usage d'un signe pour des produits ou des services similaires à condition qu'existe un risque de confusion entre la marque et le signe, ainsi que les produits ou services couverts (art. 10, paragr. 1, b)). Question de fait, la similitude relève de l'appréciation souveraine des juges du fond qui doivent tenir compte de tous les facteurs pertinents relatifs aux produits ou services concernés, tels que leur nature, leur destination, leur utilisation, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. L'appréciation du risque de confusion ne dépend pas uniquement du degré de similitude entre la marque et le signe, mais également de la facilité avec laquelle le signe peut être associé à la marque eu égard au degré de connaissance de cette dernière sur le marché qui influe sur le nombre d'opérateurs souhaitant utiliser des signes similaires.

- Celui d'interdire l'usage d'un signe pour des produits ou des services non similaires (art. 10, paragr. 2, c)). Plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies : la marque protégée doit jouir d'une renommée dans l'État membre concerné, le signe litigieux doit être utilisé sans juste motif et doit tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porter préjudice. La notion de “profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque”, autrement dit, de “parasitisme” ou de “free-riding”, s'apprécie non pas eu égard au préjudice subi par la marque, mais à l'avantage tiré par le tiers de l'usage du signe identique ou similaire. Le préjudice porté au caractère distinctif de la marque est également désigné sous les termes de “dilution”, “grignotage” ou “brouillage”, “ternissement” ou “dégradation”. Il suffit, pour apporter la preuve du préjudice porté au caractère distinctif, d'établir une modification du comportement économique du consommateur consécutive à cet usage ou un risque sérieux qu'une telle modification se produise dans le futur.

Le droit de marque n'étant pas absolu, l'article 14 énumère de manière exhaustive les limitations qui lui sont apportées. En limitant les effets des droits du titulaire d'une marque, le texte vise à concilier les intérêts fondamentaux de la protection du droit de marque et ceux de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation des services dans le marché intérieur, afin que la marque puisse remplir son rôle d'élément essentiel d'un système de concurrence non faussé.

Aux termes du paragraphe 1 de ce texte, il n'est pas permis au titulaire du droit exclusif d'interdire à un tiers l'usage :

- de son nom et de son adresse;

- d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci ; cette disposition a principalement pour objet d'empêcher le titulaire d'une marque d'interdire à des concurrents de faire usage d'un ou plusieurs termes descriptifs faisant partie de sa marque afin d'indiquer certaines caractéristiques de leurs produits : bien qu'elle ne puisse être enregistrée, une marque descriptive constitue donc une limitation au droit exclusif sur la marque ;

- de la marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoires ou pièces détachées.

L'article 14, paragraphe 2, précise que la limitation au droit de la marque ne vaut que pour autant que le tiers en fait un usage conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Pour apprécier la condition d'honnêteté, il faut vérifier si cet usage amène le public visé ou une partie significative de ce public à établir un lien entre les produits du tiers et ceux du titulaire de la marque ou d'une personne habilitée à utiliser celle-ci et si le tiers en avait conscience. L'usage de la marque n'est pas honnête lorsqu'il donne l'impression qu'il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque, qu'il affecte la valeur de la marque en tirant indûment profit de son caractère distinctif ou de sa renommée, qu'il entraîne le discrédit ou le dénigrement de cette marque ou que le tiers présente son produit comme une imitation ou une reproduction du produit revêtu de la marque dont il n'est pas le titulaire.

Par ailleurs, une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage d'un droit antérieur de portée locale si ce droit est reconnu par la loi de l'État membre concerné et dans la limite du territoire où il est reconnu ; en revanche, si le tiers souhaite étendre l'exploitation de son droit à une autre zone géographique, il ne peut plus prétendre au bénéfice de l'antériorité (art. 14, paragr. 3).

Enfin, la directive 2015/2436 érige désormais le défaut d'usage sérieux du titulaire de la marque en moyen de défense dans une procédure en contrefaçon. L'article 17 prévoit ainsi que le titulaire de la marque ne peut interdire l'usage d'un signe que s'il n'est pas susceptible d'être déchu de ses droits pour défaut d'usage sérieux (conformément à l'article 19) au moment où l'action en contrefaçon est intentée.

La directive 2015/2436 [../glossary/Glo202200000173] consacre désormais une section entière à la marque en tant qu'objet de propriété, reprenant à son article 25 les dispositions de la directive 2008/95 concernant l'octroi de licence.

Le titulaire de la marque peut concéder des licences, exclusives ou non, pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et pour tout ou partie du territoire d'un État membre (art. 25, paragr. 1). Le titulaire d'une licence exclusive se voit ainsi transférer le droit de s'opposer à l'enregistrement de marques postérieures contrefaisantes au même titre que le titulaire de la marque. Le licencié ne peut engager une procédure en contrefaçon qu'avec le consentement du titulaire de la marque, à moins qu'il ne soit licencié exclusif et qu'après mise en demeure, le titulaire de la marque n'ait pas agi en contrefaçon dans un délai approprié (art. 25, paragr. 3). Lorsque le titulaire de la marque agit en contrefaçon, le licencié peut toujours intervenir à la procédure pour obtenir réparation du préjudice qui lui est propre (art. 25, paragr. 4).

La signature du contrat de licence, qui épuise en principe les droits du titulaire, n'équivaut cependant pas à un consentement absolu et inconditionnel à la mise dans le commerce par le licencié des produits revêtus de sa marque. La fonction essentielle de la marque consiste, en effet, à garantir que les produits sont fabriqués ou fournis sous le contrôle d'une entreprise unique, seule responsable de leur qualité. Les droits du titulaire ne sont dès lors pas épuisés du fait de la signature du contrat de licence si le licencié ne respecte pas ses obligations contractuelles et enfreint certaines clauses - dont la directive fournit une liste exhaustive - telles que des clauses concernant (a) la durée du contrat, (b) la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, (c) la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, (d) le territoire sur lequel la marque peut être apposée et (e) la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié.

La directive Marque [../glossary/Glo202200000173] vise, d'une manière générale, à mettre en balance, d'une part, les intérêts du titulaire d'une marque à sauvegarder la fonction essentielle de celle-ci et, d'autre part, les intérêts d'autres opérateurs économiques à disposer de signes susceptibles de désigner leurs produits et services. Aussi prévoit-elle une série de cas impliquant la déchéance des droits du titulaire sur la marque. Il en est ainsi :

- i) Lorsque le titulaire tolère pendant plus de cinq ans l'usage d'une marque postérieure en connaissance de cause (art. 9).

- ii) Lorsqu'il ne fait pas un usage sérieux de son droit de marque, sans justes motifs, pendant une période ininterrompue de cinq ans (art. 19). L'usage est jugé sérieux lorsqu'il n'est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. Un usage “sérieux” de la marque n'implique pas nécessairement qu'il soit quantitativement important, mais qu'il soit suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque. Une exploitation partielle de la marque peut n'entraîner qu'une déchéance partielle art. 21). La directive prévoit toutefois une période de “rattrapage” (art. 19, paragr. 3) : le titulaire d'une marque ne saurait être déchu de ses droits si, entre l'expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage et trois mois avant la date de présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux.

- iii) Lorsque son activité ou son inactivité ont fait de la marque la désignation usuelle du produit ou du service pour lequel elle a été enregistrée (art. 20, a)). L'inactivité visée par le texte peut résulter du fait, pour le titulaire d'une marque, de ne pas avoir demandé en temps utile aux autorités compétentes, d'interdire à un tiers l'usage du signe pour lequel il existe un risque de confusion avec cette marque, de telles demandes ayant précisément pour objet de préserver le pouvoir distinctif de la marque. Pour apprécier si une marque enregistrée est devenue la désignation usuelle ou générique d'un produit, le juge prend en considération le point de vue des milieux intéressés. Dans l'hypothèse où des intermédiaires interviennent dans la distribution du produit, les milieux intéressés sont constitués par l'ensemble des consommateurs ou des utilisateurs finals et, en fonction des caractéristiques du marché du produit concerné, par l'ensemble des professionnels qui interviennent dans la commercialisation de celui-ci.

- iv) Lorsque l'usage qui en est fait est de nature à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services (art. 20, b)). Le risque de tromperie doit toutefois être suffisamment grave.

Outre l'usage pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, la directive qualifie d'usage de la marque son utilisation sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, ou son apposition sur les produits ou sur leur conditionnement dans l'État membre concerné dans le seul but de l'exportation (art. 16, paragr. 5). La déchéance du droit de marque fait disparaître le droit exclusif mais n'empêche pas, en soi, l'ancien titulaire de faire usage du signe.